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CONCEPTO DE “KNOW-HOW” EN FRANQUICIA AL HILO DE LA JURISPRUDENCIA...

Autor: Javier Salvador Ortega

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 5ª, de 8 de julio de 2013, ha resuelto un supuesto en el que el Franquiciado-apelante considera que el juzgado de instancia confundió la necesidad de que en el contrato de franquicia se recogiesen de modo expreso unas determinadas obligaciones que se alegaron en la demanda como incumplidas y que según la citada Juzgadora no eran obligaciones contractuales, con el hecho de que en dicho contrato la esencia del mismo era la transferencia del “saber hacer”, dando con ello cumplimiento a un gran número de obligaciones para el Franquiciador pues de no ser así, según los demandantes, estarían frente al mercado solos, como cualquier agente que no forme parte de ninguna red, cuestionándose entonces para qué era necesario pagar un canon y un royalty.

La Sentencia referida desestima la pretensión del Franquiciado de resolver el contrato de franquicia considerando que no se puede hablar de incumplimiento del contrato de franquicia por no haber prestado el Franquiciador las obligaciones que asumió de transmisión del saber hacer, remitiéndose al efecto al pormenorizado análisis de la actividad desarrollada, a la falta de acreditación de que el “Know-how” en este supuesto fuera insuficiente y a que el incumplimiento que podría dar lugar a la resolución del contrato por la vía del artículo 1124 del C. Civil debe referirse a aquellas obligaciones que, atendida la naturaleza del contrato, puedan calificarse como esenciales o relevantes, de modo que pueda afirmarse que existe una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento del contrato.

Igualmente continúa argumentando que las fundamentales obligaciones asumidas por la Franquiciadora constan como cumplidas en términos razonables, puesto que tampoco ha quedado probado en modo alguno que el personal de la misma no tuviese la preparación ni la capacidad para dar solución a los problemas que le planteaban los franquiciados, sin acreditar siquiera cuál debiera ser tal preparación o capacidad, ni por supuesto, que no realizaran la labor exigible, lo cual hubiera resultado a los demandantes bien fácil de acreditar practicando prueba sobre hechos concretos.

Siendo este el supuesto debatido y enjuiciado, la sentencia expuesta desarrolla el concepto de “know-how”, citando otras como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 15 de octubre de 2012 y la importante doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de octubre de 2005, que al respecto nos dice, literalmente:

”…/… “Know how,(“saber como”), si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión “saber hacer”, procedente de la versión francesa “savoir faire”, (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov.)-; aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía.

La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los “conocimientos secretos de orden industrial”, se extendió posteriormente a los de “orden comercial”, es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, -secreto empresarial-.

Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el “know how con la experiencia - conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)-, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”.

Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciador o licenciatario), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad). El art. 1.3,f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el “Know how como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1.
En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1979 recoge un concepto descriptivo diciendo que “lo que doctrinalmente se denomina Know How, es decir, el saber hacer, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial”.

Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a “metodología de trabajo”;”técnicas operativas”;”técnicas comerciales ya experimentadas”;”conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico”;”conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...”.

En nuestra legislación esta figura tuvo entrada a través del artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 15 de enero de 1996 y en la actualidad se establece también en el Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia, en el apartado de las condiciones básicas para desarrollar la actividad de cesión de franquicias, y que establece en su art. 2.1.b) que una actividad comercial en régimen de franquicias debe comprender, al menos, la comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular.

Es importante también considerar la regulación y definición, mucho más completa y clarificadora, aunque no vinculante jurídicamente salvo que las partes así lo establezcan, recogida en el Anexo TERCERO del Código Deontológico Europeo de la Franquicia que entró en vigor el 1 de enero de 1991, y que literalmente establece lo siguiente:

“El “saber hacer” es un conjunto de informaciones prácticas, no patentadas, que resultan de la experiencia del Franquiciador (previamente testadas por él mismo). Es secreto, sustancial e identificable.

“Secreto”, significa que el know how, en su conjunto o en el de sus componentes, no es generalmente conocido ni fácilmente accesible: esto no implica el desconocimiento total de cada uno de sus componentes individuales o la imposibilidad de obtenerlos fuera de las relaciones con el Franquiciador.

“Sustancial”, significa que el “saber hacer” debe incluir información importante para la venta de los productos o la prestación de servicios a los usuarios finales y, especialmente, para la presentación de los productos en relación con la prestación de servicios, las relaciones con la clientela y la gestión administrativa y financiera; el “saber hacer” debe ser útil para el Franquiciado, siendo susceptible, en la fecha de terminación del contrato, de mejorar la posición competencial del Franquiciado, en particular, mejorando sus resultados o ayudando a la entrada de un nuevo mercado.

“Identificable”, significa que el “know how” debe describirse de forma tan completa que permita la verificación de que cumple con las condiciones de secreto y sustancialidad; la descripción puede hacerse en el propio contrato de Franquicia, en un documento separado o de cualquier otra forma apropiada para ello.

El Franquiciador debe garantizar al Franquiciado el disfrute del “saber hacer” que ha creado y desarrollado. Dicho “saber hacer” es transmitido mediante una información y formación adaptadas al Franquiciado, controlando su aplicación y el respeto al mismo.

El franquiciador debe impedir cualquier utilización o transmisión del “saber hacer”, en particular con respecto a cadenas de Franquicias de la competencia, que pueda perjudicar a su propia cadena, tanto en el período pre-contractual, como en el contractual y post-contractual”.