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UN BUEN PROCEDIMIENTO, UNA MALA EXPERIENCIA

Autora: Sandra Ávila González. Abogada de Triana, Uribe & Michelsen (Colombia)

Cada vez que una persona registra su marca y la misma comienza a ganar prestigio, obtiene también un efecto indeseado y es que terceros oportunistas, competidores o no, inician una labor de persecución con el fin de beneficiarse del éxito ajeno sin incurrir, eso sí, en la inversión y trabajo que ha tenido que realizar el titular de la marca para obtener su posicionamiento.


“Un titular de una marca en cualquier país puede oponerse a un nombre de dominio sin importar en dónde éste haya sido registrado”

Esto sucede en casi todos los ámbitos del mercado y sucede también con los nombres de dominio. Pero he ahí un problema, mientras las marcas son derechos territoriales, los nombres de dominio tienen alcance mundial, pues desde cualquier parte del mundo, que no restrinja el acceso al contenido de internet, se puede acceder a ellos y a las páginas de internet a las que direccionan. 

Si bien en la mayoría de los países los derechos marcarios facultan a sus titulares a impedir que terceros las utilicen sin autorización, para identificar bienes y servicios que puedan generar confusión en el público consumidor, el ejercicio de estos derechos no se puede extender más allá de la barreras territoriales. Entonces, ¿qué hacer con un nombre de dominio registrado en China que contiene una marca registrada en otro país del mundo?

La Política Uniforme de Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio - Política UDRP, aprobada por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet - ICANN previó la solución de estos conflictos. Por esta razón se encuentra en el Acuerdo de Registro que se acepta al momento de adquirir un nombre de dominio.

Para la resolución de conflictos no se acude a la ICANN sino a un proveedor de servicios de resolución de conflictos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI o el National Arbitration Forum - NAF, quienes por medio del arbitramento y siguiendo las Políticas y Reglas planteadas por la ICANN conocen y resuelven el conflicto.

De esta forma, un titular de una marca en cualquier país puede oponerse a un nombre de dominio sin importar en dónde éste haya sido registrado.

Para aplicar la Política UDRP se deben demostrar tres elementos concurrentes:

i) El nombre de dominio en disputa - NDD debe ser idéntico o confundible con la marca respecto de la cual se demuestran o alegan los derechos.

ii) Debe probarse que el titular del NDD no tiene derechos o intereses legítimos en el mismo, es decir, que no ha usado el NDD en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; que el titular del NDD no es comúnmente conocido por el mismo en el tráfico mercantil; o que el titular del NDD no está haciendo uso legítimo sin intención de confundir a los consumidores. 

iii) Debe demostrarse que el registro y uso del NDD es de mala fe. La mala fe se demuestra por medio de circunstancias que indiquen que el objetivo del titular del NDD era venderlo con un lucro indebido; evitar que el titular de la marca refleje la misma en el NDD; perturbar la actividad comercial del titular de la marca; o con ánimo de lucro por medio de confusión al consumidor, entre otras.

Probados los elementos anteriores, el NDD, a elección del demandante, podrá ser cancelado o transferido, y en teoría, el procedimiento soluciona el inconveniente territorial de las marcas en relación con los nombres de dominio.

Sin embargo, aunque la teoría suena muy bien, la realidad no siempre es la misma. Para explicar el lado negativo del procedimiento es preferible remitirse a un caso concreto.

ALIENWARE (Marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América con número de registro 3406293) es una marca muy conocida por los fanáticos de los juegos de video, e incluso su parte gráfica aparece constantemente en programas famosos de televisión como lo es “The Big Bang Theory”, identificando computadores. Debido a la reputación y alto conocimiento de la marca y del respectivo nombre de dominio http://www.alienware.com, un individuo ubicado en China decidió registrar el nombre de dominio http://www.alienware.co.

El dominio “.co” es un nombre de dominio correspondiente a códigos de país (ccTLD) y es administrado por la sociedad .CO Internet S.A.S., si bien “.co” no es un dominio genérico de nivel superior (gTLD), le aplica la Política UDRP por expresa vinculación a la misma.

Así, la ocurrencia del primer supuesto explicado anteriormente es indiscutible, pues el NDD reproduce completamente la marca registrada ALIENWARE. El segundo elemento quedó demostrado por cuanto el titular del NDD ofrecía discos duros identificados con marcas competidoras de ALIENWARE y contenía vínculos patrocinados de páginas de terceros relacionadas con computadores, por lo que el uso del mismo no podía ser calificado de buena fe. Finalmente, debido a los vínculos patrocinados, quedó demostrado que el titular del NDD procuraba obtener beneficios económicos por medio de la confusión causada en el público consumidor.

El caso se llevó a la OMPI, que decidió a favor de la marca ALIENWARE el 20 de diciembre de 2011. No obstante, fue una gran sorpresa, cuando el registrador del nombre de dominio, en vez de cumplir la orden del Panel de la OMPI de transferir el NDD al titular de la marca ALIENWARE, permitió que el mismo fuera cedido por el individuo chino aún después que la decisión le había sido notificada.

Ante este abierto incumplimiento a la Política UDRP, y una vez requerida una explicación al administrador del dominio “.co”, .CO Internet S.A.S., éste se limitó a informar que el registrador no había sido contratado directamente por ellos y que, por tanto, no tenía forma de proceder en su contra.

De esta forma, un incumplimiento a la normatividad internacional se muestra como un resquebrajamiento de lo que parecía ser una solución adecuada de los conflictos en materia de nombres de dominio, por la simple razón que el administrador de los nombres de dominio “.co” no tiene control sobre quienes, en su nombre y representación, comercializan dicho dominio en el mundo.

Por una administración irresponsable, la única solución que quedó a la mano fue volver a iniciar un nuevo procedimiento en contra de un tercero. Y aunque la historia tiene un final feliz, porque después de éste procedimiento se logró la tan anhelada transferencia, los hechos demuestran que sin el debido control de los administradores de los nombres de dominio, todo el trabajo de la ICANN, la OMPI y demás organizaciones que propenden por una competencia sana y el respeto de las marcas, es inane.