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LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS...

Autora: María Baylos Morales

Los nombres de dominio se han convertido en un signo de identificación de las empresas mediante el desarrollo, a través del mismo, de sitios Web donde éstas describen sus actividades y ofrecen sus productos o servicios. Constituyen un importante medio publicitario para la empresa porque le permite “abrir una ventana” al mundo digital en el que hoy en día es necesario estar presente. Por esta razón, resulta ya casi obligado que toda empresa registre el nombre de dominio que la identifique y que, normalmente, éste coincida con el nombre de su marca, creándose de este modo una unión entre la marca, el origen empresarial del producto o servicio ofrecido y el nombre de domino.

“Cuando empezó el auge de los nombres de dominio, fueron muy numerosos los desaprensivos que pretendieron aprovecharse de que titulares de marcas no las habían registrado como nombres de dominio”

Consciente de la importancia de estos nuevos signos identificadores de las empresas, en 1999 la Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios (ICANN) aprobó la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) y sus Reglamentos. En estas normas se establece un sencillo procedimiento por el cual, previo cumplimiento de una serie de circunstancias o requisitos tendentes a probar (1) la confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, (2) la inexistencia de derecho o interés legítimo del tercero sobre la denominación elegida como nombre de dominio, así como (3) la mala fe del mismo al registrarlo y usarlo, el titular de un derecho de marca anterior al registro del nombre de dominio tiene la posibilidad de que éste le sea transferido o bien, sea cancelado.

El Proveedor más destacado para la administración de estos procedimientos es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el Centro de OMPI) Cuando empezó el auge de los nombres de dominio, fueron muy numerosos los desaprensivos que pretendieron aprovecharse de que titulares de marcas no las habían registrado como nombres de dominio, forzando a que dichos titulares llegasen a acuerdos de cesión a cambio del pago de un importe a todas luces excesivo. Las demandas presentadas ante el Centro de OMPI, al amparo de este procedimiento UDRP, fueron muy numerosas y en su gran mayoría tuvieron éxito. Actualmente, este tipo de “ciberocupación” es menos frecuente. Sin embargo, siguen siendo habituales los casos en que, aun habiendo sido registrado por el titular de una marca un nombre de dominio, éste se encuentre con que su marca ha sido “disimulada” con prefijos, sufijos, palabras genéricas, etc., o bien que una denominación confundible con la marca ha sido registrada como dominio en una extensión de primer nivel diferente a la ya inscrita (<.com>, <.net>, <.org>…) En la mayoría de los casos la falta de derecho o interés legítimo así como la mala fe son evidentes. La finalidad de estos dominios no es otra que, en unas ocasiones, atraer a los navegantes a unos sitios Web que no pertenecen a los titulares de las marcas sino a los que han registrado el dominio sin derecho alguno, aprovechándose del reclamo que puede suponer la existencia de un nombre de dominio semejante a la marca ya conocida por el público; otras veces el titular del dominio se limita a hacerlo figurar en una página de parking de dominios, sin hacer uso de él, sin desarrollar actividad alguna, con el único objetivo de intentar venderlo al verdadero titular por un precio muy superior a los costes de registro.

También para la denuncia de estas conductas ilícitas, la Entidad Pública Empresarial española “Red.es” estableció un procedimiento semejante al de ICANN para los nombres de dominio de código territorial <.es>. El procedimiento se encuentra regulado mediante el Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio, aprobado por Instrucción del Director General de la Entidad, que entró en vigor el 8 de noviembre de 2005. Igualmente el Centro de OMPI es Proveedor acreditado para administrar este procedimiento.

Por otro lado, en el artículo 34.3, e) de la Ley española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, se introdujo, dentro del derecho de exclusiva conferido a todo titular de marca, la facultad de impedir que la misma u otra semejante sea utilizada por un tercero sin consentimiento de aquél, en las redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Es decir, existen dos vías para la denuncia en España del registro de un nombre de dominio que viola un derecho de marca previo; la presentación de una demanda ante el Centro de OMPI, o la de una demanda civil ante los Tribunales ordinarios.

Ciertamente, cada una de estas vías no debe elegirse de manera aleatoria. La primera tiene la ventaja de ser más sencilla, breve y económica así como la obtención del bloqueo del nombre de dominio infractor una vez que la demanda ha sido admitida. Una vez contestada la demanda y dictada resolución por el Experto (elegido por el Centro de OMPI de entre la lista de especialistas que tiene elaborada) en el breve plazo de 14 días naturales, si ésta es favorable, el nombre de dominio es transferido o cancelado –según sea la petición del demandante- siempre que en los 10 días siguientes a la notificación de la resolución por el Centro al registrador del dominio, el tercero no demuestre que ha presentado una demanda judicial contra el titular de la marca; lo que sucede en contadas ocasiones.

Sin embargo, cuando la reclamación que plantea el titular de la marca no es solo referida al nombre de dominio sino a otras clases de violación de marca, este procedimiento no es el adecuado. En estos casos es recomendable acudir a la vía civil que, aunque más larga y costosa, permite articular juntamente las acciones de violación establecidas en la Ley de Marcas así como la posible indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la violación e incluso, en algunos casos, la denuncia de competencia desleal.